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  Concepto 9 de 2011 Oficina Jurídica Nacional
 
  Fecha de Expedición: 16/02/2011  
  Fecha de Entrada en Vigencia:
 
  Medio de Publicación:

 
  Sistema de Información Normativa, Jurisprudencial y de Conceptos "Régimen Legal" - Universidad Nacional de Colombia
 

 

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OFICINA JURÍDICA NACIONAL

CONCEPTO No. 9

MEMORANDO No. 155

FECHA: 16 de febrero de 2010

PARA: Profesor César Sierra. Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Sede Bogotá.

DE: María Mercedes Medina Orozco. Jefe de la Oficina Jurídica Nacional

AL RESPONDER FAVOR CITAR Oficio del 8 de febrero y recibido el 10 de febrero de 2011.

Respetado Profesor:

Con el fin de dar respuesta a las inquietudes relacionadas con la posibilidad de efectuar la sustentación de una tesis de forma privada por cuanto en ella se presenta una propuesta que puede ser objeto de patentabilidad, ante lo cual solicita el concepto de esta Oficina, de manera atenta manifiesto lo siguiente:

FUENTE FORMAL

- Ley 23 de 1982.

- Decisión 351 de 1993.

- Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico.

- Concepto Radicado 1-2009-24607 de 2009 de la Dirección Nacional de - Derechos de Autor.

- Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario.

- Manual de Redacción de Patentes de la OMPI versión 2010.

DESCRIPTORES

- Sustentación privada de tesis de maestría.

- Novedad de la patente.

ANTECEDENTES

Mediante Oficio del 8 de febrero y recibido el 10 de febrero de 2011, se presentó la siguiente inquietud:

"Con los resultados obtenidos dentro de la realización del proyecto titulado "Desarrollo de un Empaque Polimérico Activo que Prolonga la vida útil de la Gulupa (passiflora edulis Sims fo. Edulis)" desarrollado por la estudiante de Maestría en ciencias químicas Sugey Maryuri Martinez Gómez y financiado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), UNAL (sic) y la empresa privada Ocati (exportadora de frutas) bajo el contrato de la Facultad de Ciencias 2008L3569-3126, se originó una propuesta de patente, la cual ha contado con toda la colaboración de los funcionarios que la Universidad dispone para tal efecto. Esta solicitud de patente fue enviada el día 7 de febrero de 2011 al MADR para su evaluación y aprobación antes de ser enviada a la Superintendencia de Industria y Comercio. Como la estudiante Sugey Martínez tiene que hacer su sustentación de tesis de maestría el día 21 de febrero, la pregunta es: existe la posibilidad de hacer la sustentación de tesis en forma privada? Es necesario? La tesis debe quedar fuera del dominio público hasta que salga la patente? Que otras consideraciones debemos tomar, teniendo en cuenta que hay otras entidades interesadas en al patente (MADR y Ocati)?"

PROBLEMA JURÍDICO

¿Es posible efectuar una sustentación de tesis para Maestría de forma privada, y que quede fuera del dominio público hasta que se efectúen los trámites correspondientes para obtener la patente?

TESIS JURÍDICA.

Si, toda vez que la sustentación pública de la tesis de Maestría haría perder la novedad de la invención que se pretende patentar posteriormente, y las normas internas de la Universidad indican taxativamente las personas que deben asistir a la sustentación, sin que señale expresamente que deban acudir personas ajenas a la misma.

RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO:

A. Normatividad y Conceptos:

Derechos de Autor en el ámbito universitario y tesis de grado:

Tanto la Decisión 351 de 1993, como la Ley 23 de 1982, señalan las limitaciones y excepciones de la aplicación de los derechos de autor, en el ámbito Universitario, las cuales fueron recogidas por la Circular No. 06 del 15 de abril de 2002, por la Dirección Nacional de Derechos de Autor que entre sus apartes señala lo siguiente:

"II. Trabajos de Grado.

Acorde con su competencia, cada institución de educación superior tiene, entre otras, previa aprobación del ICFES, la de expedir los correspondientes títulos de idoneidad en las diferentes ramas del conocimiento y del saber. A este efecto, y en la mayoría de los casos los alumnos al final de su carrera profesional o técnica, deben acreditar los conocimientos adquiridos mediante un trabajo de gado que se puede considerar como una obra literaria o artística (tesis de grado, monografía, el documento que recopila el resultado de una investigación, un programa de computador, una escultura, una composición musical, un audiovisual, etc.) De tal manera, es indispensable tanto para los estudiantes como para las instituciones de educación superior, establecer quien se considera el titular de derechos patrimoniales sobre los trabajos de grado a la luz de lo dispuesto por nuestra legislación sobre derechos de autor. (...)

Estos derechos surgen en favor del autor sin considerar el fin con el cual fue creada la obra, siendo irrelevante la calidad del creado, es decir, la ley no distingue si es un estudiante, un profesor o investigador, así como tampoco es preciso establecer dónde tuvo lugar la creación o el tiempo que se haya utilizado, a efectos de esa misma protección.

Así, los derechos de autor sobre una obra literaria o artística, como lo sería un trabajo de grado, son de la persona que la realizó, quien la elaboró imprimiendo todo su ingenio e inteligencia. Es su expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo tanto el titular de los derechos morales y patrimoniales de la creación. En consecuencia, si la obra es realizada por un estudiante, será él, a la luz de la legislación vigente en materia de derecho de autor, el titular de todas las prerrogativas y facultades que la misma concede.

III. El Director o Coordinador del Trabajo de Grado.

El director de un trabajo de grado es por lo general un profesor de la Institución de educación superior, a quien ésta le encomienda la tarea de brindar orientaciones o recomendaciones a uno o más estudiantes, quienes pretendiendo optar por su título profesional deben preparar un escrito o una expresión artística como un plano, una maqueta, una pintura, una composición musical, un audiovisual, etc., Su labor se concreta a señalar parámetros o líneas de investigación que inspiren al estudiante a fin de preparar finalmente su trabajo de grado. De tal forma, se considera como autor de la obra a la persona que expresó y plasmó sus ideas mediante dicho trabajo.

En consideración a ello, el autor único y exclusivo será el estudiante que organizó, recaudó y plasmó toda la información recopilada, incluidas las directrices e ideas planteadas por el director; así, cuando éste proporciona y presenta diferentes opciones al estudiante o corrige dicho trabajo, no hace otra cosa que cumplir con una obligaciones que le ha encomendado la institución de educación superior a la cual pertenece, sin realizar ninguna expresión literaria o artística.

Es menester aclarar que el artículo 6 de la Ley 23 de 1982 y 7 de la Decisión Andina 351 de 1993, consagran el principio universidad de "la no protección de las ideas". Por lo tanto, aún cuando el director realiza una valiosa labor de apoyo al aportar ideas, dicha contribución no está protegida por el derecho de autor. (...)

Así las cosas, cuando la obra es creada por una pluralidad de estudiantes o de profesores, se mantiene el principio general, y todos y cada uno de ellos se consideraran autores de la misma, debiéndose precisar en cada caso si la obra es colectiva o en colaboración en los términos antes esbozados.

Ahora, cuando el director del trabajo de grado y el alumno concretan conjuntamente las ideas, escribiendo cada uno diferentes capítulos de la misma, la calidad de autor se predicará tanto del estudiante como del director, estando frente a la hipótesis de una obra en colaboración.

V. ¿Cuándo la institución de Educación Superior es titular de los derechos patrimoniales sobre una obra?

Como se ha afirmado, el autor de la obra literaria o artística (trabajo de grado) es el titular originario de los derechos patrimoniales que la misma otorga, y en tal virtud tiene la facultad para disponer de su creación como a bien tenga y a obtener una remuneración por su utilización. Así, para que la institución de educación superior pueda acreditarse como titular de los derechos patrimoniales que nacen de cualquier categoría de obra que realicen los estudiantes o profesores, es necesario que medie un acto de manifestación de la voluntad del autor a través del cual declare su disposición de transferir la titularidad de tales derechos a la correspondiente institución.

En consideración a lo anterior, la institución de educación superior podrá detentar la titularidad de los derechos patrimoniales, sobre las obras literarias o artísticas que realicen sus alumnos o profesores, siempre que previa y expresamente se convenga con ellos que los derechos patrimoniales emanados de las mismas son de su propiedad por tratarse de obras por encargo, en virtud de un contrato donde sea cedido el derecho de autor una vez finalizada la obra, ya sea de manera gratuita u onerosa, o de un contrato laboral que expresamente contenga la obligación para el empleado o trabajador de realizar obras literarias o artísticas para el empleador durante el tiempo de la relación laboral. En todo caso, es necesario que se cumplan con las formalidades previstas en el artículo 183 de la Ley 23 de 1982 que establece:

"Todo acto de enajenación del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura pública, o en documento privado reconocido ante notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberán ser registrados en la Oficina de Registro de Derechos de Autor, con las formalidades que se establecen en la presente ley".

En el Concepto con Radicado 1-2009-24607 del año 2009, de la Dirección Nacional de Derechos de Autor señala lo siguiente:

"IV. TESIS DE GRADO

(...) Así, el derecho de autor sobre una obra literaria (monografía o tesis) es de la persona que la realizó, es decir, el alumno, ya que es él quien la elabora imprimiéndole todo su ingenio e inteligencia. Es su expresión la que queda plasmada en lo producido, siendo por lo tanto el titular de los derechos morales y patrimoniales de la creación.

Sin embargo, es posible que los estudiantes, como autores de sus tesis, otorguen licencias a la universidad, para lo cual determinaran las condiciones de uso específicas sin que por ello deba entenderse que ceden sus derechos patrimoniales de autor. (...)

VI. RÉGIMEN DE TRANSFERENCIAS DEL DERECHO DE AUTOR

Si bien los derechos morales son intransferibles, una persona natural o jurídica diferente al autor puede detentar la titularidad derivada de los derechos patrimoniales cuando los ha adquirido bien sea por acto entre vivos, por causa de muerte o por disposición legal.

Entre las diferentes formas de transmisión del derecho encontramos tres que pueden ser de su interés. Ellas son: el contrato de cesión o transferencia de derecho de autor, la cesión por ministerio de la Ley de las obras desarrolladas por los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y la obra por encargo. Brevemente nos permitimos hacer algunas consideraciones sobre estas instituciones:

1. Contrato de cesión o transferencia de derechos

Este contrato, regulado por el artículo 182 y siguientes de la Ley 23 de 1982, tiene como característica principal que el cedente se desprende de sus derechos patrimoniales, convirtiendo al cesionario, por virtud de la transferencia en el titular derivado

De acuerdo con el artículo 1783 de la Ley 23 de 1982, toda enajenación y transferencia del derecho de autor, sea ésta total o parcial, deberá constar en escritura pública o en instrumento privado reconocido ante notario, de lo anterior se desprende que la cesión es solemne y solo se perfecciona con el cumplimiento de este requisito.

Estos contratos que implican enajenación total o parcial, y que constan en escritura pública o documento privado, deben ser inscritos en el Registro Nacional de Derecho de Autor, a efectos de ser oponibles frente a terceros.

Al transferirse el derecho de autor mediante la cesión, el cesionario se transforma en titular del derecho, entendiéndose facultado para actuar en nombre propio, incluso en lo que respecta a entablar acciones judiciales contra los infractores. En el caso de que la cesión sea parcial, los autores conservarán las prerrogativas que no han transferido expresamente. (...)

2. Obra por encargo.

El artículo 20 de la Ley 23 de 1982 regula este tema de la siguiente forma:

"Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuanta y riesgo de ésta, solo percibirán en la ejecución de este plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a) y b)".

Por tanto, para que opere la presunción establecida en la citada disposición, es preciso que se den los siguientes supuestos:

+ Que exista un contrato de prestación de servicios entre el autor y quien encarga la obra1. Es preciso aclarar que la presunción establecida en la norma en comento, opera siempre que la obra se elabore en desarrollo de un contrato de prestación de servicios, quedando excluida cualquier otra forma de relación contractual como sería el caso del contrato de trabajo.

Sobre este punto la doctrina ha señalado: "De la interpretación de este artículo podemos concluir que no es extensible al contrato de trabajo. Lo anterior, porque aunque el texto es ambiguo al utilizar la expresión "contrato de servicios", al analizarlo en su integridad se concluye que únicamente se refiere al contrato de prestación de servicios, al hablar de la contraprestación económica a que tienen derechos los autores a título de honorarios lo cual es propio de este tipo de contratos2"."

Por su parte, el Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico indica:

"ARTÍCULO 16. MOMENTOS EN LOS CUALES LA UNIVERSIDAD SERÁ TITULAR DE DERECHOS DE AUTOR. La Universidad Nacional de Colombia será propietaria de los derechos patrimoniales de las obras científicas, literarias, artísticas y software de computación producidos por sus profesores, funcionarios administrativos y estudiantes en los siguientes casos: (...)

c) Cuando sean desarrollados por estudiantes y monitores como parte de sus compromisos académicos con la institución, siendo necesario que se pacte la transmisión de los derechos a la Universidad de conformidad con los requisitos legales. (...)

e) Cuando sean el producto del esfuerzo realizado dentro del ámbito académico del estudiante, monitor o profesor y que para su desarrollo se hayan utilizado las instalaciones o recursos de la Universidad, evento en el cual debe pactarse la transmisión de los derechos de autor de conformidad con los requisitos legales.

ARTÍCULO 24. TRABAJOS DE GRADO, TRABAJOS FINALES Y TESIS. La calidad de autor sobre la obra literaria y/o artística que constituye el documento final de los trabajos de grado y tesis la detenta el estudiante. Cuando el trabajo de grado o la tesis del estudiante se realice dentro de un proyecto de investigación o extensión financiado por la Universidad o por una entidad externa o por ambas, será necesario que la Universidad establezca previa y expresamente mediante contrato debidamente suscrito por los autores y las partes, las condiciones de producción de la obra, las contraprestaciones correspondientes y la titularidad de los derechos patrimoniales.

La propiedad intelectual sobre los productos, informaciones, resultados, diseños o datos útiles y susceptibles de ser protegidos como propiedad industrial corresponderá a la Universidad y/o al financiador, según contrato previa y debidamente suscrito con los estudiantes, el cual podrá incluir cláusulas de manejo confidencial de la información usada y alcanzada. De ninguna manera esa condición deberá constituirse en obstáculo para la publicación del trabajo de grado o la tesis.

PARÁGRAFO. Cuando a partir de un trabajo de grado, pasantía o tesis se alcancen obras derivadas, tales como artículos, traducciones, representaciones, etc., quienes hayan participado en la elaboración de la obra derivada director, estudiantes, etc. deberán aparecer como autores de la misma. En todo caso deberá contarse con la autorización del autor de la obra original. (...)

CAPÍTULO III. PROPIEDAD INDUSTRIAL (...)

ARTÍCULO 26. TITULARIDAD DE DERECHOS EN LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Son propiedad de la Universidad Nacional de Colombia las creaciones, tales como: invenciones patentables, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos impresos, marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen, resultantes de las actividades de sus profesores, estudiantes, monitores, funcionarios administrativos y/o contratistas en los siguientes casos: (...)

e) Cuando sean el producto de un trabajo o una tesis que se haya adelantado y financiado por la Universidad Nacional de Colombia y que no posea financiación externa ni haya sido desarrollada conjuntamente con terceros. (...)

Parágrafo. Los estudiantes, profesores, funcionarios administrativos, monitores y contratistas que hayan desarrollado la innovación serán reconocidos como inventores, diseñadores o innovadores de la misma y tendrán el derecho a ser mencionados como tales en la patente de invención o de modelo de utilidad, o en el registro de diseños industriales o de esquemas de trazado de circuitos impresos.

ARTÍCULO 27. TITULARIDAD EN INVESTIGACIÓN COFINANCIADA. Serán propiedad de la Universidad Nacional de Colombia y/o de a entidad cooperante o financiadora, según contrato previa y debidamente suscrito, los resultados obtenidos de las investigaciones científicas y tecnológicas financiadas, que se hayan realizado bajo la modalidad de contratos, convenios de cooperación, trabajos de grado o tesis, adelantadas por sus profesores, funcionarios administrativos, estudiantes, monitores o personas naturales o jurídicas contratadas para tal fin.

Parágrafo. Los estudiantes que realicen su trabajo de grado o tesis en un proyecto de investigación financiado deberán aceptar expresamente por escrito la cesión de derechos sobre los resultados obtenidos. De ninguna manera esa condición deberá constituirse en obstáculo para la publicación del trabajo de grado o la tesis.

ARTÍCULO 28. OBTENCIÓN DE LA PROTECCIÓN. Cuando quiera a juicio del Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad, los desarrollos cumplan con los requisitos correspondientes para procurar su protección, expedirá la recomendación correspondiente, caso en el cual la Universidad, directamente o a través de apoderados, podrá iniciar las gestiones necesarias para la solicitud de la protección correspondiente ante las oficinas nacionales o extranjeras competentes.

Cuando la titularidad de los derechos es compartida en virtud de un contrato o convenio que así lo establezca, los gastos de trámite y mantenimiento serán asumidos a prorrata entre las partes, en la proporción convenida en el contrato o convenio. Si alguna de las partes no tiene interés de patentar o registrar en algún país, deberá señalarlo de manera expresa y escrita; en este evento, los gastos de trámite, registro y mantenimiento de la protección serán asumidos por la parte interesada y los derechos y beneficios que puedan derivarse de la patente o registro obtenido.

Cuando los desarrollos no reciban la recomendación del Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad para tramitar la solicitud de patente o registro, podrán ser patentados o registrados a nombre de los inventores, para lo cual la Rectoría General (sic) expedirá la autorización correspondiente, previo concepto del Comité de Propiedad Intelectual y de la Oficina Jurídica Nacional.(...)

ARTÍCULO 40. MANEJO DE INFORMACIÓN SUSCEPTIBLE DE PROTECCIÓN LEGAL. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el concepto de confidencialidad de la información relacionada con la investigación en los siguientes casos:

1. Cuando la investigación es financiada por organismos externos y se consigna en el respectivo contrato el manejo confidencial de la información.

2. Cuando la investigación apunta al desarrollo de un producto o proceso que puede ser comercializable. (...)

ARTÍCULO 41. MANEJO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA. La Universidad Nacional de Colombia, cuando lo considere conveniente, podrá manejar como información privilegiada alguna parte del conocimiento alcanzado como resultado de sus investigaciones científicas y tecnológicas. La propiedad sobre este tipo de conocimiento podrá ser compartida si se ha alcanzado dentro de la una investigación financiada o contratada. Igualmente es aplicable a este conocimiento la figura de Licencia de Cesión establecida en el Artículo 31 de este Reglamento.

ARTÍCULO 42. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD. Los participantes por parte de la Universidad en un proyecto de investigación científica y tecnológica, con posibilidades de alcanzar resultados susceptibles de ser protegidos por propiedad industrial o de ser manejados como información privilegiada deberán firmar un acuerdo de confidencialidad. El acuerdo deberá fijar condiciones y plazos y resaltar la legislación nacional aplicable en caso de incumplimiento."

Con relación a la reglamentación de trabajos finales y tesis en la Universidad Nacional de Colombia, se encuentra el Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario, en la que se encuentran las siguientes normas en materia de sustentación de tesis:

"ARTÍCULO 21. SUSTENTACIÓN. La sustentación pública de las tesis se organizará de acuerdo con las siguientes etapas:

a) Procedimientos previos. La versión final del documento debe tener el aval del director (a), y ser entregada por el estudiante al Comité Asesor de Programa Curricular de Postgrado, con la antelación por éste requerida, y con el número de copias que se le indique. El Comité Asesor de Programas Curricular de Postgrado solicitará al Consejo de Facultad el nombramiento de al menos dos jurados para la tesis de maestría y de al menos tres para la tesis de doctorado. Al menos uno de los jurados de doctorado deberá ser externo a la Universidad Nacional de Colombia.

b) Desarrollo de la sustentación. Deberá participar, presencialmente o mediante video- conferencia, el (la) estudiante, los jurados, el director (a) de tesis y un (a) representante del Comité Asesor que hará las veces de coordinador de la sustentación. Luego de deliberar, los jurados determinarán, por mayoría, la calificación de la tesis; y podrán recomendar, necesariamente por unanimidad, si la tesis amerita una mención. El coordinador (a) de la sustentación deberá elaborar un acta en la que se consignará la calificación otorgada.

c) Procedimientos posteriores a la sustentación. En caso de no haber alcanzado una calificación aprobatoria o reprobatoria por mayoría, el Comité Asesor de Programa Curricular de Postgrado propondrá al Consejo de Facultad el nombre de un miembro adicional del jurado calificador, el cual calificará la tesis".

Por su parte, el Manual de Redacción de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual -OMPI, versión 2010 señala en materia de requisitos de patentabilidad los siguientes:

"B. REQUISITOS LEGALES DE PATENTABILIDAD.

(...) Para ser patentable, una invención debe cumplir con varios requisitos. En términos generales, éstos pueden enunciarse como novedad, utilidad (aplicación industrial) y no evidencia (actividad inventiva, nivel inventivo o no obviedad). Además, las invenciones sólo pueden ser patentadas si se encuentran dentro de los tipos de materia patentable establecida por la ley de patentes del país de que se trate. También existen otros requisitos legales, tales como la suficiencia de la divulgación, es decir, la capacidad de un experto en la materia de poder repetir la invención a partir de lo divulgado en la patente.

1. Novedad

La novedad es el requisito de patentabilidad más importante de una invención. Es el alma del sistema de patentes. Una invención es nueva si sus elementos esenciales no se encuentran en el "estado de la técnica". En otras palabras, la invención no debe haber sido divulgada previamente a terceras personas. De acuerdo con el Manual Andino de Patentes, "para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención".

En virtualmente todos los países miembros de la OMC, se examina la novedad cuando se presenta la solicitud. Legislaciones como la mexicana, por ejemplo, contienen disposiciones que expresamente reconocen que quien primero presente una solicitud de patente tendrá más posibilidades de obtenerla. Otros sistemas minoritarios, como el de los Estados Unidos, contemplan la posibilidad de determinar la novedad incluso en el momento de creación de la invención. Una patente o publicación previa anularán la novedad de la invención (impedirán que se conceda la patente o será invalidada si ya fue concedida). Básicamente, si una invención no es novedosa, no es patentable. Aunque la novedad es un elemento fundamental de la patentabilidad, su definición varía de un país a otro. Es necesario tener en cuenta que "novedad" no significa que una invención sea revolucionaria; algo pequeño puede ser novedoso y útil.

Con respecto al "estado de la técnica" y su relación directa con el concepto de novedad, también se habla de "novedad absoluta" o "novedad relativa". La novedad absoluta se predica cuando se examina el estado de la técnica a escala mundial. Por eso es común escuchar la expresión "novedad mundial", en el sentido de que la divulgación previa en cualquier lugar del mundo constituye un antecedente válido a los efectos del estado de la técnica. Además, los actos del propio inventor pueden constituir estado de la técnica. Por lo tanto, el solicitante debe presentar su solicitud de patente antes de hacer público el contenido de la invención. Por ejemplo, se destruirá la novedad si el inventor publica los resultados de sus investigaciones antes de presentar la solicitud de patente. En muchos países por ejemplo Alemania, la divulgación de un resultado novedoso y útil de una investigación (si incluye la divulgación de una invención) puede anular la posibilidad de patentar dicha invención si se incluye en una solicitud presentada con posterioridad. En otros países por ejemplo, en los Estados Unidos, México, los países centroamericanos y la Comunidad Andina, se considera que el solicitante cumple con el requisito de novedad si presenta una solicitud de patente dentro de un periodo de gracia de un año a partir de la divulgación de la invención al público por parte del inventor. El periodo de gracia impide que la divulgación por parte del mismo inventor se convierta en estado de la técnica respecto de su solicitud de patente durante un plazo determinado. Por supuesto, el hecho de que un inventor haya podido divulgar al público su invención y con posterioridad solicitar una patente válida en un país en el que se aplica periodo de gracia, no dignifica que pueda presentar válidamente una solicitud equivalente en otros país en el que no se haya contemplado un periodo de gracia. (...)"

B. El caso concreto.

Con relación a la inquietud planteada mediante el Oficio de la referencia, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

Los derechos morales de la tesis que se pretende sustentar, pertenecen al estudiante que la realizó, sin embargo, en materia de la titularidad de los derechos patrimoniales, es necesario que previamente se determinen las condiciones en que se estipuló en el contrato 2008L-3569-3126, suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, OCATI, y la Universidad Nacional de Colombia - Facultad de Ciencias.

Lo anterior es importante, toda vez que tal como se señaló en los artículos 24 y 27 del Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico, indican que el contrato suscrito entre los autores y las partes, por medio del cual se desarrolla el proyecto de investigación debe contener las condiciones de producción, las contraprestaciones y la titularidad de los derechos patrimoniales.

Igualmente, debe establecerse si la estudiante efectuó la cesión de derechos patrimoniales sobre los resultados obtenidos en concordancia con lo establecido en el referido contrato de cofinanciación, bajo los parámetros del Artículo en el Parágrafo del Artículo 27 del Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico, esto es, que la cesión sea expresa por parte del estudiante.

Con relación a la sustentación de la tesis se debe tener en cuenta lo siguiente:

El Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario, indica en su Artículo 21 que la sustentación "pública" se rige bajo ciertas reglas:

- La versión final de la tesis debe tener el aval del Director.

- La versión final debe ser entregada al Comité Asesor de Programa Curricular de Posgrado con el número de copias que se le indique.

- El Comité Asesor del Programa Curricular de Posgrado, debe nombrar los jurados de la tesis, y al menos uno, debe ser externo a la Universidad Nacional de Colombia.

- En la sustentación deberá participar presencialmente o mediante video- conferencia:

+ El estudiante.

+ Los jurados

+ El Director y

+ Un representante del Comité Asesor que hará las veces de coordinador de la sustentación.

Así las cosas, pese a determinar en principio que la sustentación debe ser "pública", las personas que deben acudir a la misma son taxativas y no meramente enunciativas, motivo por el cual podría determinarse que no es necesario que personas ajenas a la mencionada enumeración deban acudir a la sustentación de la tesis de Maestría de la estudiante.

Adicionalmente, se sugiere que se suscriba previa a la sustentación de la tesis, un acuerdo de confidencialidad con los jurados y con las personas que en cumplimiento de este trámite, deban conocer el contenido de la tesis de la estudiante, con el fin de proteger la novedad de la patente, por cuanto en caso de perder este elemento, es probable que no pueda ser objeto de protección cuando se adelante el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Igualmente, se debe establecer que para adelantar el trámite de registro para la solicitud de patente, se debe allegar la siguiente información, de acuerdo con la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

"Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) El petitorio;

b) La descripción;

c) Una o más reivindicaciones;

d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) El resumen;

f) Los poderes que fuesen necesarios;

g) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (...)

Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

a) La indicación de que se solicita la concesión de una patente;

b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;

c) La descripción de la invención;

d) Los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

e) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación. (...)"

El trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio lo efectúa la Oficina Jurídica Nacional con base en la información remitida, previa recomendación que para el efecto expide el Comité de Propiedad Intelectual, de conformidad con el Artículo 283 del Acuerdo 035 de 2003 del Consejo Académico, por lo cual se deberá diligenciar el formato de solicitud que se anexa al presente Memorando y las cesiones de derechos patrimoniales a nombre de la Universidad Nacional de Colombia.

Igualmente, para dar inicio al trámite, es necesario que se allegue tanto por medio físico como por medio electrónico al correo de esta Oficina:

1. El Petitorio, que consiste un formato donde se consignan los datos generales del solicitante, del inventor y de la invención.

2. El título, que no puede contener una marca o nombre comercial sino la idea del producto.

3. La descripción clara y completa de la invención, la cual debe contener:

3.1. Campo técnico: Determina el sector de la técnica en que se desenvuelve la invención.

3.2. Estado de la técnica conocido: Es decir, como era la técnica o el procedimiento como se había desarrollado.

3.3. Descripción de la Invención.

3.4. Descripción de los dibujos.

3.5. Reivindicaciones: Son las novedades de la invención sobre las que se reclama la protección legal. Deben definirse la invención sobre la técnica usada anteriormente, y el estado de la técnica que comprende todo lo que comprende la patente y que será accesible al público

3.6. Los dibujos, que son los planos, figuras y representaciones gráficas que tiene como fin, que explican la invención.

En caso de que lo considere pertinente, puede solicitar el apoyo técnico a la Dirección de Investigación de la Sede Bogotá, y dirigirse a la página del Comité de Propiedad Intelectual, en el que se encuentra la información relacionada con éste trámite en la siguiente dirección: http://www.viceinvestigacion.unal.edu.co/nuevo/paginas/compropintelectual/solicitudes/tramitepatentes.doc.

CONCLUSIONES

1. Los derechos morales de las tesis, las detenta el Estudiante que las efectuó, sin embargo, en materia de propiedad de derechos patrimoniales, por tratarse de una investigación cofinanciada, producto de un contrato previo con varias entidades diferentes a la Universidad, deberán sujetarse a las reglas allí establecidas, y haberse pactado las condiciones de producción, contraprestaciones y titularidad de derechos patrimoniales.

2. igualmente, se debe establecer si el estudiante efectuó la cesión expresa de derechos patrimoniales sobre los resultados obtenidos de la forma establecida en el contrato de cofinanciación de la investigación.

3. Si bien el Acuerdo 033 de 2008 del Consejo Superior Universitario, establece en su artículo 21 que la sustentación debe ser "pública", el literal b) del mismo artículo señala taxativamente las personas que "deben" asistir a la referida sustentación, sin que se establezca la obligatoriedad de que personas ajenas al mencionado listado deban asistir.

4. La sustentación pública de la tesis podría afectar la novedad de la patente que posteriormente se solicitará, motivo por el cual se sugiere que sea la sustentación privada, y que se suscriba un acuerdo de confidencialidad con los jurados y las personas que han tenido conocimiento del objeto de la invención.

5. El trámite para el registro de la solicitud de patente se debe adelantar de acuerdo con lo señalado en el contrato de cofinanciación, previo concepto por parte del Comité de Propiedad Intelectual, bajo la asesoría jurídica de la Oficina Jurídica Nacional, y el apoyo de tipo técnico por parte de la Dirección de Investigación de la Sede Bogotá.

Vale la pena aclarar que debido al poco tiempo con que se contaba para la emisión de este concepto, no se dio traslado a la Oficina Jurídica de la Sede Bogotá, que es la instancia encargada de la asesoría en materia de propiedad intelectual de la respectiva Sede, de conformidad con el Artículo 2 del Acuerdo No. 48 de 1995 del Consejo Superior Universitario, sin embargo, se sugiere que si se requiere información adicional se acuda en primera instancia a esa dependencia.

Este concepto se emite de conformidad con el Artículo 25 del Código Contencioso Administrativo y conlleva una función orientadora, cuyo propósito no es generar deberes u obligaciones ni otorgar derechos, por lo cual el interesado tiene la opción de acogerlo o no.

Cordialmente,

MARÍA MERCEDES MEDINA OROZCO

Jefe

NOTAS DE PIE DE PÁGINA:

1 No es correcto hablar de obra por encargo entre dos personas jurídicas, pues como se anotó, la titularidad originaria de derechos se reconoce en principio en la persona natural que creó la obra. Por tanto, si se quiere propiciar la presunción de transferencia establecida en el artículo 20 de la Ley 23 de 1982, es necesario que dicho acuerdo se realice directamente entre el autor y otra persona que puede ser natural o jurídica, para presumirse la transferencia de algunos derechos que originariamente le corresponden al autor.

2 GODOY FAJARDO, Carlos Hernán. El Contrato Laboral y Prestación de Servicios ¿Herramienta Idónea para la Transferencia de Derechos?. Documento preparado para el Seminario Internacional "El Derecho de Autor en el Ámbito universitario". Bogotá D.C., Pontificia Universidad Javeriana, 12 y 13 de agosto de 2004.

3 Artículo 28. Cuando quiera a juicio del Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad, los desarrollos cumplan con los requisitos correspondientes para procurar su protección, expedirá la recomendación correspondiente, caso en el cual la Universidad, directamente o a través de apoderados, podrá iniciar las gestiones necesarias para la solicitud de protección correspondiente ante las oficinas nacionales o extranjeras competentes.

Cuando la titularidad de los derechos sea compartida en virtud de un contrato o convenio que así lo establezca, los gastos de trámite, registro y mantenimiento serán asumidos a prorrata entre las partes, en la proporción convenida en el contrato o convenio. Si alguna de las partes no tiene interés en patentar o registrar en algún país, deberá señalarlo de manera expresa y escrita; en este evento, los gastos de trámite, registro y mantenimiento de la protección serán asumidos por la parte interesada y los derechos y beneficios que puedan derivarse de la patente o registro obtenido.

Cuando los desarrollos no reciban la recomendación del Comité de Propiedad Intelectual de la Universidad para tramitar la solicitud de patente o registro, podrán ser patentados o registrados a nombre de los inventores, para lo cual la Rectoría General (sic) expedirá la autorización correspondiente, previo concepto del Comité de Propiedad Intelectual y de la Oficina Jurídica Nacional.